在知识经济时代，知识产权在经济和社会发展中的地位和作用越来越重要，以创新、知识为基础的竞争越趋白热化，越来越多的企业开始重视起如何维护自己的知识产权。专利作为知识产权的核心内容，其重要性日益凸显，已成为企业竞争力的核心要素，是企业赢得竞争优势的重要战略资源。

 

笔者分享一个自己办理，历经五年，涉及申请授权服务、无效阶段、行政诉讼阶段、侵权诉讼阶段等多程序的案件，认为专利法律服务不是割裂服务的，从业者应具备“专利授权意识”和“权利行使意识”，提供“链条全局式”的综合服务。最高人民法院在该案中关于权利要求的解释的说理，也具有指导意义。

 

办案过程及办案思路

 

A科技型企业成功研发出一款市场接受度非常高的新创产品

 

A科技型企业经过多年的研发，在行业内已经形成【专】【精】【特】【新】型高科技企业，具备了很强的技术竞争力。在此种情况下，某大型国企提出利用自身资金优势、市场优势+A科技型企业的技术优势，合作一款创新性产品，产品研发过程中，笔者作为知识产权律师就参与其中。

 

知识产权律师提前参与的意义是：一、通过检索，帮助企业掌握行业前沿技术，为开发新产品、新技术提供线索和借鉴。二、帮助企业获取最新最全的专利技术信息，避免重复研究，降低科研成本，节省科研时间。三、通过锁定某些特定专利技术，了解该技术发展状况，帮助企业正确定位技术开发方向。四、及时分析研发的产品是否具有专利侵权风险，提出规避侵权的建议。五、更好的了解产品创新点，完成专利布局，完善保护。

 

新创产品开发完成，实践效果非常好，A科技型企业准备大力推广。并就研发的新创产品申请了专利。

 

出师未捷当头棒，产品刚推出就收到《专利侵权警告律师函》

 

产品推向市场销售后，被同领域的B企业发现，B企业为了保持其市场地位，向某大型国企发送《专利侵权警告函》，国企对该警告函非常重视，甚至有停止合作，放弃产品的想法，此时，合作完成的新创产品的前景岌岌可危，研发投入有可能付诸东流。

 

A科技型企业向笔者咨询处理办法，笔者分析案涉专利和产品后，提出因缺少案涉专利独立权利要求1中记载的技术特征，不侵权的抗辩思路；但是为了消除产品合作方和产品使用方的顾虑，建议釜底抽薪，向国家知识产权局复审与无效审理部提出专利权无效宣告请求。同时给出不惧侵权，继续推广销售产品的建议，并陪同A科技型企业领导到相关方处进行解释，建议得到认可，产品继续投入市场销售。

 

现实中，当原市场占有者发现有新的竞品出现后，通过专利维护自身市场地位是非常常见且有效的手段。但是某一产品是否侵犯专利权，是需要法律+技术的结合去判断，不管是权利人还是涉嫌侵权人都应该重视。专利权人如果以缺乏权利基础和事实依据提起诉讼，有可能承担因恶意提起知识产权诉讼，而承担损害赔偿责任。涉嫌侵权人如果应对不当，有可能被责令停止制造、销售产品，失去这一市场，还需要赔偿巨额损失。

 

提前进行专利检索，以随时启动专利无效程序

 

分析《专利侵权警告律师函》之后，给发函方回函说明了案涉产品因缺少技术特征而不侵权，但是未获回复，因此初步判断发函方大概率将会提起专利侵权诉讼。为了保险起见，笔者建议客户事先启动专利检索，以备专利权人突然提起专利侵权诉讼，没有时间检索。针对涉案专利进行大范围检索，成功找到大概率能无效涉案专利的对比文件。此时手中有货，就不慌了。

 

笔者这么多年的执业经历，认为专利检索是一个大海捞针似的工作，非常考验对技术的理解以及对检索式的把握。

 

预见的事情如期而至，案涉专利权人提起专利侵权诉讼

 

过了大概一个月，收到了法院转来的起诉状，要求停止制造、销售产品，并提出数百万元的赔偿请求。因为有前期的分析及准备，对该诉讼的应对是自信从容的。侵权诉讼最后的结果：因为提出专利无效，笔者向法院申请中止审理专利侵权诉讼案件，获得准许；案涉专利被全部宣告无效后专利权人申请撤回起诉。

 

成功总是眷顾有准备的人，案涉专利被知识产权局宣告全部无效

 

受客户委托，笔者在专利侵权诉讼的答辩期内向国家知识产权局复审与无效审理部提出专利权无效宣告请求，并向法院申请中止审理侵权诉讼，并获得准许。最终案涉专利因缺乏创造性被宣告全部无效。

 

专利无效程序是一个兼具法律和技术的专业活，最大限度的依赖于检索及分析，根据专利法实施细则第65条第2款的规定，大概有11条专利无效理由，非常体现专利律师的综合能力。专利无效制度将不具备专利保护条件的错误授权剔除出专利权垄断的范围，可见专利无效是专利授权制度的延续，也可以被视为弥补授权不足的补救制度。

 

再起波澜，专利无效决定被一审法院撤销

 

案涉专利权人不服知识产权局作出的无效决定，提出起诉，一审期间，案涉专利权人更换了诉讼代理人，重新聘请了代理律师。经过近两年的审理，案涉专利无效决定被北京知识产权法院撤销，责令国家知识产权局重新作出决定。

 

一审法院的裁判观点将记载在说明书中的技术特征，未记载在权利要求书中的技术特征限缩到权利要求1中，而认为有创造性。笔者认为就算说明书中记载的技术方案具有创造性，但是由于其未记载在权利要求中，在无效程序中应严格按照权利要求进行审理，需要说明的是：专利权人一直用案涉专利的实施例及附图与对比文件来对比而得出区别技术特征。笔者认为：基于专利授权后的保护范围是以权利要求书记载的内容为准的，故无效宣告程序中的技术特征对比应该只限于案涉专利的权利要求与对比文件之间的技术特征进行比对，涉案专利的权利要求中包含很多的功能性限定，只要实现该功能的对比文件就应该认为被公开，既然专利权人选择获得了较大的保护范围，也应当承担无效中创造性不足的不利后果，专利权人使用说明书中的技术特征来说明权利要求具有创造性不应被认可，否则将损害社会公众信赖利益。

 

到了这个阶段，该案件已经经过三年多，在之前的所有程序都是全胜，但是案涉决定被一审法院撤销后，再起波澜，客户面临了巨大的压力，案涉专利会不会被维持？维持后会不会涉及侵权？这几年销售的产品将会面临巨额赔偿的风险。从各种角度考虑，上诉都是必选项。

 

笔者在十几年的法律服务过程中，有一个感悟：“不怕也不惧输了官司，毕竟不是所有官司都能打赢；怕的是诉讼结果超出了预见性，那将会打自己一个措手不及；只要有预见就会有防范，再坏的结果也不会打倒自己；因此处理法律纠纷需要你整合当事人以及律师的智慧，对结果进行各种预判分析，进而选择合适的处理手段，惊喜将会不期而至”。

 

绝处逢生，最高人民法院一锤定音，案涉专利被彻底无效

 

针对一审判决书，笔者精心撰写了上诉状，上诉到中华人民共和国最高人民法院，开庭后，又精心准备了代理词，经过近两年的审理，最高人民法院一锤定音，撤销一审判决书，维持国家知识产权局作出的无效决定。

 

至此，所有程序结束，以最好的结果向客户交代。题外话，最高人民法院对提交的证据材料、法律文书的格式是有特别要求的，好在笔者不止一次代理在最高院的诉讼，算是轻车熟路。

 

最高人民法院的主要裁判观点及思考

 

本案中，最高人民法院认为“一审判决以本专利说明书[0012]段记载的内容确定本专利权利要求1实际要解决的技术问题为“利用烟条在烟条成型设备和过滤嘴接装机之间是呈轴线行进的...方便轴向打孔的进行，同时该设备机构精简、光束路线较短，传输效率高”，引入了仅在本专利说明书中记载但权利要求中未记载的技术内容，限缩本专利权利要求1的保护范围，确有不妥，本院予以纠正”。最高人民法院在该案中归纳的主要裁判观点为“为了充分发挥权利要求的公示作用，保护社会公众的合理信赖利益，在解释权利要求时应当遵循法律和司法解释明确的规则，以使得权利要求的解释结论具有确定性和可预见性，避免权利要求解释的随意性”。

 

综上，权利要求书是一篇专利的灵魂，专利撰写、专利复审、专利无效、侵权诉讼都是围绕权利要求为核心展开的。专利的实质是人为设计的一种法律制度，专利具有两个最基本特征：“垄断”和“公开”，专利权实质就是公开换垄断。以“有限垄断”换取“到期后全民共享”的机会；“有限垄断”有两层含义：一是在一定期限内垄断使用，到期后专利技术成为了全社会的共同财富；二是就专利权证书限定的方案（权利要求书）享有排除他人未经许可而为的权利。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权力的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。

 

笔者认为专利权人和专利从业者在专利撰写过程中应当同时具有“专利授权意识”和“权利行使意识”，在专利撰写过程中能够达到以下目的：即能对抗专利局的审查和侵权方的无效，又能指控对方侵权。不难发现，根据侵权诉讼中的全面覆盖原则和等同原则，指控对方侵权需要对方再现权利要求的全部技术特征后者技术特征等同，这就要求权利要求中尽量“少特征、概念上位”。而在专利局的审查和无效宣告程序中需要克服技术特征不要被对比文件公开或者启示，具有创造性，如果权利要求中的技术特征越少，那么越容易被所找到的对比文件所公开，这就要求“仅写入发明点技术特征、保护范围概括、技术特征数量恰当”。专利权利要求对抗无效与能控对方侵权是矛盾关系，怎么把握这个矛盾，找到授权与维权的平衡点，这就非常考验专业功底了！

 

办案心得

 

事后，感觉云淡风轻，但是专利侵权诉讼涉及到“产品禁令”，事前和事中，企业和笔者都投入了巨大的精力。根据以上代理案例，一个案件涉及到了新创产品的专利挖掘、专利布局、专利申请前检索、专利撰写、专利申请、专利审查意见的答复等等，还涉及到了专利无效宣告程序、专利无效宣告行政诉讼程序、专利侵权诉讼程序，能够真实的体会到，只有具有全链条式的专利法律知识，才能提供全局式的法律服务，“专利授权意识”和“专利行权意识”并重，才能真正的为客户提供更有价值的法律服务！

 

办案律师简介

李知伦律师

北京宣言律师事务所律师、专利代理师

研究生学历，理工科及法律交叉多学科学习背景。参与编写《企业专利工作应用手册》，知识产权出版社，2019.1。

擅长知识产权、民商事疑难复杂案件；民刑交叉案件；常年法律顾问。